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商标共有权应当如何行使?

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《商标法》第五条规定:“两个以上的自然人、法人或者其他组织可以共同向商标局申请注册同一商标,共同享有和行使该商标专用权。” 但除此之外,商标法及其实施细则对于商标权共有人权利行使的一般规则没有作出具体规定。这也给实务中该如何具体操作带来了问题,本文将结合最高法院的指导案例来进行解读,以期能够对于这一问题的解决有所帮助!

 

 
 
 

案情简介

 
 
 

2009年4月,原告张绍恒与被告朱占峰成立了沧州科丰农机有限公司。2010年9月14日,国家商标局为沧州科丰农机有限公司核准“田霸”牌注册商标。2012年3月28日,沧州科丰农机有限公司将“田霸”牌注册商标转让给沧州田霸农机有限公司。2012年5月8日,原告张绍恒与被告朱占峰在河间市人民法院就沧州科丰农机有限公司的清算达成调解协议,河间市人民法院的(2011)河民清字第1452号民事调解书已经生效。调解书的主要内容为:“一、沧州科丰农机有限公司成立以来的所有经营收益,以及新成立的沧州田霸农机有限公司至本协议签订之日的全部经营收益,朱占峰自愿支付1800万元给张绍恒,2012年5月8日前支付1530万元,2012年6月7日前支付270万元。新注册的田霸公司归朱占峰所有,张绍恒不再持有任何股份。自本协议签订之日起原沧州田霸农机有限公司的所有经营收益,均归朱占峰。原科丰公司的所有资产和原科丰公司的全部债权债务、所欠工人工资及应付劳动保险费用、售出产品的保修、退换等全部归朱占峰承担,并由朱占峰在协议之日起十日内通知债权人、债务人及相关人员。二、本协议签订之日起原科丰公司的公司名称张绍恒与朱占峰均不得使用,本协议生效之日起30日内双方共同到工商行政管理部门办理科丰公司的注销登记,相关费用由乙方负担。双方如另注册新公司,不得带有“科丰”、“丰科”字样。原科丰公司所有的“田霸”牌注册商标归张绍恒与朱占峰双方共同所有。张绍恒与朱占峰共同所有的《一种改进的玉米收获机》(专利号200620127758.2)实用新型专利权的归属按法院判决执行,科丰公司解散后,双方均有权使用该专利技术,对方不得干涉。三、张绍恒对朱占峰的任何经营行为均表示谅解,并放弃本协议约定之外的任何权利,张绍恒承诺不再以任何方式追究朱占峰的任何责任或以任何方式再向其提出任何主张。协议履行完毕后,双方同意依法终结沧州科丰农机有限公司的清算程序。四、本案应当交纳的申请费用由甲方承担49600元,其余申请费用和公司清算费用依法确定后由乙方承担。”

2013年1月4日,原告张绍恒以沧州田霸农机有限公司为被告、朱占峰为第三人起诉至本院,以“2012年3月28日,在其不知情的情况下,第三人朱占峰利用曾任沧州科丰农机有限公司法定代表人的便利条件,将‘田霸’牌注册商标擅自转让给被告沧州田霸农机有限公司,被告沧州田霸农机有限公司的行为严重损害了其合法权益”为由,请求法院依法确认沧州科丰农机有限公司与沧州田霸农机有限公司之间转让“田霸”牌注册商标的行为无效;依法确认原告与第三人朱占峰系“田霸”牌注册商标的共有人。河北沧州市中级法院经过审理,于2013年12月9日作出(2013)沧民初字第176号民事判决书,判决“2012年3月28日第三人朱占峰以沧州科丰农机有限公司的名义将‘田霸’牌注册商标转让给沧州田霸农机有限公司行为无效”。

2014年6月3日,原告张绍恒根据上述生效判决以沧州田霸农机有限公司和朱占峰为共同被告再次起诉至河北沧州市中级法院,要求:“一、被告沧州田霸农机有限公司立即停止使用“田霸”牌注册商标;二、二被告赔偿由其违法使用“田霸”牌注册商标给原告造成的损失300万元;三、所有诉讼费用由二被告承担。”此此案历经河北省沧州市中级法院、河北省高院的审判,均驳回原告起诉,。原告张绍恒不服,最终申请最高法院再审。

 

 
 
 

法院裁判

 
 
 

最高院依据申请人的再审诉讼请求,将案件的争议焦点归结为:(一)田霸公司的上述商标使用行为是否已经朱占峰的许可;(二)田霸公司的上述商标使用行为是否侵害张绍恒的注册商标专用权。

(一)关于张绍恒主张田霸公司使用“田霸”商标未经许可并备案的问题。

最高院认为,法院生效裁判已经确认,朱占峰擅自将“田霸”商标转让至田霸公司名下的行为无效,“田霸”商标由张绍恒和朱占峰共同所有。田霸公司由朱占峰设立,朱占峰曾任田霸公司法定代表人;朱占峰作为“田霸”商标的共有人在诉讼过程中也已经申明其许可田霸公司使用“田霸”商标,朱占峰和田霸公司之间是否签订许可合同及备案并不能改变这一事实。而且,商标许可合同是否备案并不影响商标许可行为的效力,只是不能对抗善意第三人。因此,可以认定,田霸公司使用“田霸”商标,经过了商标权共有人朱占峰的许可,张绍恒此项再审申请主张不能成立,本院不予支持。

(二)田霸公司的上述商标使用行为是否侵害张绍恒的注册商标专用权。

如前所述,田霸公司使用“田霸”商标已经商标权共有人朱占峰的许可,因此,本案关键问题在于作为“田霸”商标共有人之一的朱占峰是否有权以普通许可的方式单独许可田霸公司使用该商标?

最高院认为,商标权作为一种私权,在商标权共有的情况下,其权利行使的规则应遵循意思自治原则,由共有人协商一致行使;不能协商一致,又无正当理由的,任何一方共有人不得阻止其他共有人以普通许可的方式许可他人使用该商标。

理由在于:首先,商标只有用于生产经营活动中,与商品或者服务结合起来,才能起到区分商品或者服务来源的作用,体现商标的真正价值。如果因为商标权共有人难以协商一致导致注册商标无法使用,不仅难以体现出注册商标的价值,有悖于商标法的立法本意,也难以保障共有人的共同利益。其次,商标权共有人单独以普通许可方式许可他人使用该商标,一般不会影响其他共有人利益,其他共有人可以自己使用或者以普通许可方式许可他人使用该商标,该种许可方式原则上应当允许。商标权共有人如果单独以排他许可或者独占许可的方式许可他人使用该商标,则对其他共有人的利益影响较大,原则上应禁止。再次,根据商标法的规定,许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量,被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。因此,从保证商品质量和商标商誉的角度,商标权共有人单独进行普通许可,对其他共有人的利益一般也不会产生重大影响。退一步而言,即便商标权共有人单独进行普通许可造成了该商标商誉的降低,损害到了其他共有人的利益,这也是商标权共有制度自身带来的风险。在商标权共有人对权利行使规则没有作出约定的情况下,共有人应对该风险有所预期。最后,要求商标权共有人全部同意才可进行普通许可,无疑会增加商标许可使用的成本,甚至导致一些有价值的商标因共有人不能达成一致而无法使用。综上,商标权共有人在没有对权利行使规则作出约定的情况下,一般可以单独以普通许可的方式许可他人使用该商标。

综上所述,本案中“田霸”商标共有人朱占峰有权单独以普通许可方式许可田霸公司使用该商标,田霸公司使用该商标的行为不构成侵权。

 

 

实务归纳

 

 

一、商标使用许可有普通使用许可、排他使用许可、独占使用许可,结合最高法的指导案例可以得知;在商标共有的情况下,如果商标共有人对于商标的许可使用没有做出明确约定的情况,商标共有人在使用时可以进行协商,如果不愿意协商,又没有其他正当理由的,允许共有人一方以普通许可方式许可他人使用的。

二、根据《商标法》的规定,许可他人使用商标,许可人应当将其商标使用许可报商标局备案,由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。但是,商标许可合同是否备案并不影响商标许可行为的效力。

 

 

法条速查

 

 

一、《商标法》第四十三条 商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。 

    经许可使用他人注册商标的,必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。 

    许可他人使用其注册商标的,许可人应当将其商标使用许可报商标局备案,由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。 

二、《商标法实施条例》第四十三条:许可他人使用其注册商标的,许可人应当自商标使用许可合同签订之日起3个月内将合同副本报送商标局备案。

三、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条:商标法第四十条规定的商标使用许可包括以下三类:

(一) 独占使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可一个被许可人使用,商标注册人依约定不得使用该注册商标; 

(二) 排他使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可一个被许可人使用,商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标; 

(三) 普通使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,许可他人使用其注册商标,并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标。 

 

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